Las marcas registradas constituyen bienes incorporales que pueden formar parte del patrimonio de una persona o empresa. Por ello, la legislación chilena permite que su titularidad sea transferida a otra persona mediante un acto jurídico válido.

Sin embargo, firmar un contrato entre las partes no siempre es suficiente para que el cambio produzca efectos frente a terceros. La inscripción de la transferencia en el registro correspondiente cumple un papel fundamental.

¿Es posible transferir una marca registrada?

Sí.

La Ley N.º 19.039 sobre Propiedad Industrial permite que el titular transfiera total o parcialmente la titularidad de una marca registrada.

La transferencia puede realizarse entre personas naturales, entre empresas o entre una persona natural y una empresa, según lo acuerden las partes.

¿Qué diferencia existe entre vender una marca y transferirla?

En la práctica ambos conceptos suelen utilizarse como sinónimos.

Desde un punto de vista jurídico, la transferencia es el acto mediante el cual cambia el titular del registro. Esa transferencia puede tener como causa una compraventa, una donación, una reorganización societaria, una fusión, una sucesión por causa de muerte u otro acto permitido por la ley.

¿La transferencia debe inscribirse en INAPI?

Sí.

Para que el cambio de titular produzca efectos frente a terceros, debe solicitarse su inscripción en el registro de marcas administrado por INAPI.

Mientras ello no ocurra, el registro seguirá mostrando al titular anterior.

¿Qué documentos se requieren?

Dependiendo del caso, pueden ser necesarios documentos como:

• contrato de cesión o transferencia;
• escritura pública o instrumento privado autorizado cuando corresponda;
• poderes, si actúa un representante;
• antecedentes que acrediten reorganizaciones societarias o sucesiones.

Los requisitos específicos dependerán del origen de la transferencia y de las observaciones que eventualmente formule INAPI.

¿Se transfieren todos los productos y servicios?

No necesariamente.

La legislación permite realizar transferencias respecto de la totalidad del registro o únicamente respecto de determinados productos o servicios, siempre que ello sea jurídicamente procedente.

Por esta razón, es importante revisar cuidadosamente el alcance de la cesión antes de firmar el contrato.

¿Qué ocurre con las renovaciones?

Una vez inscrita la transferencia, el nuevo titular pasa a ser responsable de la administración del registro, incluyendo las futuras renovaciones y demás actuaciones relacionadas con la marca.

Errores frecuentes

Entre los errores más habituales se encuentran:

• firmar un contrato y no solicitar su inscripción;
• no verificar que quien transfiere sea el titular registral;
• describir incorrectamente la marca objeto de la transferencia;
• omitir registros internacionales o registros relacionados;
• no revisar si existen licencias u otros derechos inscritos sobre la marca.

Preguntas frecuentes

¿Puede una empresa vender sólo una de sus marcas?

Sí. Una empresa puede transferir una marca determinada sin necesidad de transferir el resto de sus activos, siempre que se cumplan los requisitos legales.

¿La transferencia cambia el número de registro?

No. El registro mantiene su identidad; lo que cambia es el titular inscrito.

¿Puede transferirse una solicitud de marca aún no concedida?

Sí, la legislación contempla la posibilidad de transferir derechos sobre solicitudes de registro, siguiendo los procedimientos aplicables.

¿Es recomendable redactar un contrato?

Sí. Además de cumplir las formalidades legales, un contrato bien redactado permite definir con claridad el alcance de la transferencia, las obligaciones de las partes y la documentación que será presentada ante INAPI.

Conclusión

La transferencia de una marca es una herramienta jurídica que permite reorganizar activos, concretar compraventas, ejecutar reorganizaciones empresariales o planificar el crecimiento de un negocio.

Para que el cambio de titular otorgue plena seguridad jurídica, es fundamental cumplir las formalidades exigidas por la legislación y gestionar oportunamente la inscripción correspondiente ante INAPI.

¿Necesita transferir una marca registrada?

En Proindus asesoramos a personas y empresas en la preparación de contratos de transferencia, revisión de antecedentes y tramitación de la inscripción del cambio de titular ante INAPI, procurando que el proceso se realice conforme a la legislación chilena vigente.