Registrar una marca permite obtener protección jurídica sobre un signo destinado a distinguir determinados productos o servicios. Sin embargo, actualmente en Chile no basta con obtener el registro y renovarlo periódicamente: también es importante que la marca sea utilizada de manera real y efectiva.
La Ley N.º 19.039 sobre Propiedad Industrial contempla la posibilidad de declarar la caducidad total o parcial de una marca por falta de uso cuando se cumplen los requisitos establecidos por la legislación.
Por ello, una marca registrada que permanece sin utilizar durante cinco años puede quedar expuesta a una acción destinada a obtener la cancelación de su registro.
¿Puede cancelarse una marca registrada que no se utiliza?
Sí.
El artículo 27 bis A de la Ley N.º 19.039 establece que procede declarar la caducidad total o parcial de un registro cuando, transcurridos cinco años desde su concesión, la marca no haya sido objeto de un uso real y efectivo dentro del territorio nacional.
La misma consecuencia puede producirse cuando la marca comenzó a utilizarse, pero posteriormente su uso fue suspendido de manera ininterrumpida durante cinco años.
Esto significa que existen dos situaciones que pueden exponer el registro a una acción de caducidad:
- La marca nunca fue utilizada durante los cinco años siguientes a su concesión.
- La marca fue utilizada inicialmente, pero luego dejó de usarse durante un período ininterrumpido de cinco años.
¿La marca se cancela automáticamente al cumplirse cinco años?
No.
El cumplimiento del período de cinco años no elimina automáticamente el registro ni provoca que la marca desaparezca de los registros de INAPI.
La declaración de caducidad no puede ser realizada de oficio. Debe ser solicitada por una persona que tenga un interés legítimo y posteriormente declarada mediante una resolución dictada en el procedimiento correspondiente.
Por lo tanto, mientras no exista una sentencia firme que ordene la cancelación total o parcial, el registro continúa vigente.
¿Desde cuándo se cuentan los cinco años?
Como regla general, el período se cuenta desde la fecha de concesión del registro.
No debe confundirse esta fecha con:
- la fecha en que se presentó la solicitud;
- la fecha en que se publicó el extracto;
- la fecha en que comenzó a utilizarse comercialmente el nombre;
- ni la fecha de creación del logotipo.
La fecha relevante para los registros nuevos es la fecha en que la marca fue concedida.
Sin embargo, existe una regla especial para las marcas concedidas antes de la entrada en vigor de la reforma introducida por la Ley N.º 21.355. En esos casos, el plazo de cinco años se cuenta a partir de la primera renovación del registro efectuada después de la entrada en vigencia de dicha ley.
Por esta razón, antes de determinar si una marca está expuesta a caducidad, es indispensable revisar su fecha de concesión y, cuando corresponda, la fecha de su primera renovación posterior a la reforma.
¿Qué se entiende por uso real y efectivo de la marca?
La ley exige que exista un uso real y efectivo dentro del territorio chileno respecto de los productos o servicios amparados por el registro.
No basta necesariamente con mantener reservado un nombre, conservar un dominio de internet o exhibir aisladamente un logotipo. La suficiencia del uso dependerá de los antecedentes concretos, de la actividad comercial desarrollada y de las pruebas presentadas en el procedimiento.
El uso puede ser realizado directamente por el titular o por un tercero que cuente con su consentimiento, por ejemplo, un distribuidor, licenciatario o empresa relacionada autorizada para utilizar la marca.
Además, el uso debe relacionarse con los productos o servicios para los cuales se concedió el registro. Por ello, utilizar una marca en un área comercial distinta no necesariamente permitirá acreditar su uso respecto de todos los productos o servicios protegidos.
¿Quién debe probar que la marca fue utilizada?
La carga de acreditar el uso corresponde al titular del registro.
El artículo 27 bis B de la Ley N.º 19.039 dispone que el uso efectivo puede probarse mediante cualquiera de los medios de prueba admitidos por la legislación, siempre que demuestren que la marca ha sido utilizada dentro del territorio nacional.
En consecuencia, cuando se presenta una acción de caducidad, no basta con que el titular afirme que utiliza la marca. Debe acompañar antecedentes suficientes para acreditar ese uso.
¿Qué documentos pueden ayudar a acreditar el uso?
Dependiendo de las características del negocio, pueden resultar pertinentes antecedentes como:
- facturas o boletas relacionadas con los productos o servicios identificados por la marca;
- órdenes de compra;
- catálogos y material publicitario;
- fotografías de productos, envases o embalajes;
- etiquetas que incorporen la marca;
- contratos comerciales;
- registros de ventas;
- documentos de importación o distribución;
- publicaciones en medios de comunicación;
- antecedentes de campañas publicitarias;
- capturas y registros verificables de sitios web o plataformas de comercio electrónico;
- contratos de licencia o autorizaciones de uso.
No existe un único documento que garantice por sí solo la acreditación del uso. Los antecedentes deben evaluarse en conjunto y permitir demostrar un uso comercial efectivo, vinculado con la marca y con los productos o servicios protegidos.
La ley señala, además, que las pruebas de uso presentadas para estos efectos tienen valor de declaración jurada, por lo que el titular responde por su veracidad.
¿La caducidad puede afectar solamente algunos productos o servicios?
Sí.
La caducidad puede ser total o parcial.
Cuando la marca se encuentra registrada para varios productos o servicios, pero sólo se acredita su uso respecto de algunos de ellos, la cancelación puede limitarse a aquellos para los cuales no se logró demostrar un uso real y efectivo.
En ese caso, el registro continuará vigente respecto de los productos o servicios en los que sí se haya acreditado el uso.
Ejemplo
Una empresa registra una marca para:
- vestuario;
- calzado;
- artículos deportivos.
Durante más de cinco años utiliza la marca exclusivamente para comercializar vestuario.
Si un tercero solicita la caducidad y el titular solamente logra acreditar el uso en vestuario, podría declararse la caducidad respecto del calzado y de los artículos deportivos, manteniéndose el registro para el vestuario.
La decisión dependerá de los antecedentes y de lo que se resuelva en el procedimiento respectivo.
¿Existen razones que justifiquen la falta de uso?
Sí.
La ley permite que el titular evite la declaración de caducidad cuando acredite razones válidas basadas en obstáculos para el uso de la marca.
Deben tratarse de circunstancias independientes de su voluntad que hayan impedido utilizarla. La legislación menciona como ejemplos las restricciones a la importación y otros requisitos oficiales aplicables a los productos o servicios protegidos.
No toda dificultad comercial constituye automáticamente una justificación válida. Será necesario acreditar tanto la existencia del obstáculo como su relación efectiva con la imposibilidad de utilizar la marca.
¿Qué ocurre si el titular comienza a usar la marca antes de la demanda?
La oportunidad y las circunstancias en que se inicia o reanuda el uso pueden ser jurídicamente relevantes.
Por ello, cuando una empresa advierte que una marca ha permanecido inactiva durante un período prolongado, no conviene realizar actos aislados o meramente aparentes con el único propósito de generar documentos. La estrategia debe basarse en un uso comercial auténtico, coherente y susceptible de ser acreditado.
Cada caso debe analizarse de manera individual, especialmente cuando el plazo de cinco años ya se ha cumplido o existe un conflicto con un tercero interesado en registrar o utilizar una denominación semejante.
¿Quién puede solicitar la caducidad?
La ley exige que la solicitud sea presentada por una persona que tenga un interés legítimo.
Esto impide que INAPI declare la caducidad por iniciativa propia y también exige que quien promueva la acción pueda justificar su interés en obtener la cancelación.
Además, la legislación permite presentar una demanda reconvencional de caducidad cuando una persona es demandada de nulidad o enfrenta una oposición fundada en una marca anterior. En ese supuesto, el demandado puede cuestionar el registro invocado en su contra alegando su falta de uso, de conformidad con los requisitos legales.
¿Desde cuándo produce efectos la caducidad?
La caducidad produce efectos cuando se practica la cancelación total o parcial del registro ordenada por una sentencia firme.
Por lo tanto, la falta de uso durante cinco años no extingue por sí sola el derecho. Es necesario que se tramite la acción correspondiente, que exista una decisión firme y que se efectúe la cancelación en el registro.
¿Qué diferencia existe entre caducidad y vencimiento de la marca?
Son situaciones distintas.
Vencimiento por falta de renovación
El registro de una marca tiene una vigencia de diez años y puede renovarse sucesivamente por períodos iguales. Si no se solicita la renovación dentro del plazo legal, el registro expira.
Caducidad por falta de uso
Puede ser solicitada aunque la marca se encuentre formalmente vigente y renovada, cuando no ha sido objeto de un uso real y efectivo durante el período establecido por la ley.
En consecuencia, renovar una marca no reemplaza la necesidad de utilizarla. Una marca puede estar vigente desde el punto de vista registral y, al mismo tiempo, quedar expuesta a una demanda de caducidad por falta de uso.
Errores frecuentes de los titulares de marcas
Creer que renovar el registro es suficiente
La renovación mantiene la vigencia formal de la inscripción, pero no impide que un tercero solicite su caducidad cuando exista falta de uso durante el plazo legal.
Registrar listas excesivamente amplias
Solicitar protección para numerosos productos o servicios que nunca serán comercializados puede aumentar el riesgo de una caducidad parcial.
No conservar documentos
Una empresa puede haber utilizado la marca, pero enfrentar dificultades para defenderla si no conserva facturas, publicidad, contratos, fotografías u otros antecedentes que permitan demostrarlo.
Utilizar una versión demasiado distinta
Cuando la marca se utiliza con modificaciones relevantes respecto de la versión registrada, puede surgir una discusión acerca de si ese uso es suficiente para conservar la protección.
Confiar únicamente en redes sociales
Las publicaciones digitales pueden ser útiles, pero conviene respaldarlas con documentación comercial, fechas verificables y otros antecedentes que permitan demostrar una actividad real.
¿Cómo reducir el riesgo de caducidad?
Una correcta administración marcaria debería considerar, al menos, las siguientes medidas:
- Revisar periódicamente qué marcas se encuentran efectivamente en uso.
- Identificar los productos y servicios en los que se utiliza cada registro.
- Mantener archivos con facturas, publicidad, contratos y otros documentos.
- Verificar que la forma utilizada corresponda razonablemente con la registrada.
- Formalizar licencias o autorizaciones cuando la marca sea utilizada por terceros.
- Evaluar la eliminación voluntaria de productos o servicios que ya no formen parte del negocio.
- Revisar oportunamente las marcas asociadas a proyectos postergados o abandonados.
Preguntas frecuentes
¿Pierdo automáticamente mi marca después de cinco años sin utilizarla?
No. La caducidad debe ser solicitada por una persona con interés legítimo y declarada en el procedimiento correspondiente.
¿El plazo siempre se cuenta desde la solicitud?
No. Para los registros nuevos se cuenta desde su concesión. Las marcas concedidas antes de la entrada en vigor de la Ley N.º 21.355 están sujetas a una regla transitoria vinculada con su primera renovación posterior.
¿Puede utilizar la marca una empresa distinta de su titular?
Sí, siempre que exista consentimiento del titular. No obstante, es recomendable mantener documentación que permita acreditar tanto la autorización como el uso efectivo.
¿Una publicación en Instagram prueba el uso?
Puede formar parte de la prueba, pero su suficiencia dependerá de su contenido, fecha, alcance y relación con los productos o servicios registrados. Es recomendable acompañarla de antecedentes comerciales adicionales.
¿Puede cancelarse sólo una clase?
La caducidad puede afectar una clase completa, ciertos productos o determinados servicios, según el alcance de la falta de uso acreditada.
¿Puedo justificar que no utilicé la marca?
Sí, cuando existan obstáculos independientes de la voluntad del titular que hayan impedido su uso y puedan ser debidamente acreditados.
Conclusión
En Chile, una marca registrada que no se utiliza durante cinco años puede quedar expuesta a una acción de caducidad por falta de uso.
La cancelación no es automática y sólo puede solicitarla una persona con interés legítimo. Sin embargo, una vez iniciada la acción, corresponde al titular acreditar que la marca ha sido utilizada de manera real y efectiva en Chile o demostrar la existencia de razones válidas que hayan impedido su uso.
Además, la caducidad puede ser parcial cuando el registro comprende productos o servicios que nunca fueron comercializados bajo la marca.
Por esta razón, la protección marcaria no termina al obtener el registro. Mantener documentación, controlar el uso y revisar periódicamente el portafolio son medidas esenciales para conservar los derechos sobre una marca.
¿Su marca lleva varios años sin utilizarse?
En Proindus asesoramos a titulares de marcas en la revisión de sus registros, análisis de riesgos por falta de uso, preparación de antecedentes probatorios y defensa en procedimientos de caducidad ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial.
Una revisión oportuna permite identificar riesgos y definir una estrategia antes de que surja un conflicto con terceros.