Presentar una solicitud de registro de marca no significa que el procedimiento deba llegar necesariamente hasta su término.
Durante la tramitación pueden surgir distintas circunstancias: cambios en la estrategia comercial, acuerdos con terceros, observaciones de INAPI o simplemente la decisión de utilizar otra marca.
En esos casos es habitual preguntarse:
¿Es posible retirar una solicitud antes de que INAPI dicte una resolución definitiva?
La respuesta es sí. El solicitante puede desistirse de su solicitud durante la tramitación, conforme a las reglas generales aplicables al procedimiento administrativo.
¿Qué significa desistirse de una solicitud?
El desistimiento es la manifestación de voluntad mediante la cual el solicitante expresa que no desea continuar con el procedimiento iniciado.
Como consecuencia de ello, el trámite finaliza respecto de esa solicitud, sin que INAPI llegue a conceder el registro.
Debe distinguirse del rechazo de una solicitud, ya que en este último caso es la autoridad la que resuelve no conceder la marca.
¿En qué situaciones puede resultar conveniente?
Cada caso debe analizarse individualmente, pero el desistimiento puede ser considerado, por ejemplo, cuando:
- el solicitante decide utilizar una marca distinta;
- se alcanza un acuerdo con un tercero;
- se detecta un conflicto jurídico que hace aconsejable modificar la estrategia;
- se pretende presentar una nueva solicitud con cambios en el signo o en los productos o servicios.
La conveniencia de desistirse dependerá de las circunstancias particulares de cada procedimiento.
¿Qué ocurre con la prioridad de esa solicitud?
Una vez producido el desistimiento, la solicitud deja de continuar su tramitación.
Si posteriormente se presenta una nueva solicitud, ésta iniciará un procedimiento independiente y será examinada conforme a sus propios antecedentes y fechas de presentación.
¿El desistimiento implica que la marca nunca podrá registrarse?
No necesariamente.
El hecho de desistirse de una solicitud no impide que, en determinadas circunstancias, pueda presentarse posteriormente una nueva solicitud para el mismo signo o para una versión modificada.
Sin embargo, esa nueva solicitud será analizada conforme a la legislación vigente y a la situación registral existente al momento de su presentación.
¿Conviene desistirse inmediatamente ante una observación?
No siempre.
Antes de adoptar esa decisión resulta recomendable evaluar:
- la naturaleza de la observación;
- la posibilidad de responderla;
- la existencia de alternativas jurídicas;
- el costo y el tiempo asociados a una nueva solicitud.
En algunos casos puede ser más conveniente continuar el procedimiento, mientras que en otros el desistimiento puede formar parte de una estrategia marcaria.
Error frecuente
Algunos solicitantes creen que, una vez presentada la solicitud, ya no es posible cambiar de estrategia.
En realidad, durante la tramitación pueden adoptarse distintas decisiones, siempre considerando las consecuencias jurídicas y comerciales de cada alternativa.
Preguntas frecuentes
¿Puedo retirar una solicitud antes de que sea concedida?
Sí. El solicitante puede desistirse de la solicitud durante su tramitación.
¿El desistimiento equivale a un rechazo?
No. El desistimiento es una decisión del solicitante; el rechazo corresponde a una resolución de la autoridad.
¿Puedo presentar nuevamente la misma marca?
Dependerá de las circunstancias del caso y de la situación registral existente al momento de la nueva presentación.
¿Conviene desistirse cuando existe una observación?
No existe una respuesta única. Cada situación debe evaluarse considerando las alternativas disponibles y los objetivos del solicitante.
Conclusión
El desistimiento constituye una herramienta procesal que permite al solicitante poner término voluntariamente a un procedimiento de registro cuando ello resulta conveniente para su estrategia.
Antes de adoptar esa decisión, es recomendable analizar cuidadosamente las consecuencias jurídicas y comerciales, ya que una nueva solicitud iniciará un procedimiento independiente y será evaluada conforme a las circunstancias existentes en ese momento.
¿Está evaluando retirar una solicitud de marca?
En Proindus asesoramos a empresas y emprendedores durante todas las etapas del procedimiento de registro, evaluando la conveniencia de responder observaciones, negociar acuerdos o desistirse de una solicitud cuando ello forme parte de la mejor estrategia jurídica.