Una de las consultas más frecuentes de quienes registran una marca es la siguiente:
«Si mi marca ya está registrada, ¿puede otra persona registrar el mismo nombre en una clase distinta?»
La respuesta no es siempre la misma.
Aunque la Ley N.º 19.039 organiza el sistema de registro sobre la base de productos y servicios determinados, ello no significa que una misma denominación pueda registrarse libremente en cualquier otra clase.
Cada solicitud debe analizarse considerando la normativa vigente y las circunstancias del caso.
El registro de una marca no protege automáticamente todas las clases
En Chile, las marcas se solicitan respecto de productos o servicios específicos, identificados conforme a la Clasificación Internacional de Niza.
Como regla general, el derecho conferido por el registro se limita a aquellos productos o servicios comprendidos en la solicitud concedida.
Sin embargo, ello no implica que cualquier tercero pueda registrar un signo idéntico o semejante para cualquier otro producto o servicio.
¿Qué analiza INAPI?
Cuando examina una nueva solicitud, INAPI no considera únicamente el número de la clase.
También analiza, entre otros aspectos:
- la identidad o semejanza de los signos;
- la relación existente entre los productos o servicios;
- el riesgo de confusión o de asociación para el público;
- las prohibiciones establecidas en la Ley N.º 19.039.
Por ello, dos solicitudes pertenecientes a clases distintas pueden igualmente entrar en conflicto si concurren los presupuestos previstos por la ley.
¿Puede haber marcas iguales en clases diferentes?
Sí, en algunos casos.
La coexistencia de marcas idénticas o similares puede ser jurídicamente posible cuando no existe riesgo de confusión y se cumplen los requisitos legales.
No obstante, ello debe analizarse caso a caso.
No existe una regla que permita afirmar que dos marcas iguales siempre pueden coexistir por estar en clases distintas.
¿Qué ocurre con las marcas notorias o renombradas?
La legislación chilena contempla una protección especial para determinados signos que han alcanzado notoriedad o renombre.
En estos casos, el análisis puede extenderse más allá de los productos o servicios específicamente protegidos, de acuerdo con las disposiciones de la Ley N.º 19.039.
La determinación de si una marca reúne esas características dependerá de los antecedentes aportados en cada procedimiento.
Ejemplo
Supongamos que una empresa tiene registrada la marca ANDES para bebidas.
Si un tercero solicita el registro de ANDES para otros productos o servicios, el hecho de pertenecer a una clase distinta no determina por sí solo que el registro sea procedente o improcedente.
Será necesario analizar la relación entre los productos o servicios, el riesgo de confusión y las demás circunstancias previstas por la ley.
Error frecuente
Muchas personas creen que el número de la clase decide automáticamente si dos marcas pueden coexistir.
En realidad, la clase constituye un elemento importante del análisis, pero no es el único criterio considerado durante el examen de registrabilidad.
Preguntas frecuentes
¿Otra empresa puede registrar mi marca en otra clase?
Dependerá de las circunstancias del caso y del análisis efectuado conforme a la Ley N.º 19.039.
¿Las clases determinan automáticamente el resultado?
No. También deben considerarse la semejanza entre los signos, la relación entre los productos o servicios y el riesgo de confusión.
¿Las marcas famosas reciben mayor protección?
La legislación contempla una protección especial para determinados signos notorios o renombrados, siempre que concurran los requisitos legales.
¿Conviene registrar una marca en varias clases?
Dependerá de la actividad de cada empresa y de su estrategia de protección.
Conclusión
El hecho de que dos solicitudes pertenezcan a clases distintas no garantiza que ambas puedan coexistir.
Cada caso debe analizarse considerando la legislación vigente, la naturaleza de los productos o servicios, la semejanza de los signos y el eventual riesgo de confusión.
Antes de ampliar una marca a nuevas actividades o enfrentar una solicitud similar presentada por un tercero, resulta recomendable realizar un análisis jurídico especializado.
¿Tiene dudas sobre el alcance de la protección de su marca?
En Proindus analizamos solicitudes de marcas, realizamos búsquedas especializadas y evaluamos la posibilidad de coexistencia o conflicto entre signos conforme a la Ley N.º 19.039 y a los criterios aplicados en Chile.